一道菜名侵权怎么办？教你如何应对商业侵权

一、案情分析

北京市西城区人民法院审理的原告某产业协会起诉被告某餐饮公司侵害商标权纠纷，案号（2022）京0102民初25685号。

原告认为：某辣椒是湖南省某镇的特产，因历史悠久、特定生产方式和其独特的口感而闻名，为促进该辣椒的增值和品牌效应，其申请并注册成为了地理标志证明商标的商标权利人，某餐饮公司经营的店铺于该辣椒的休市期内，以非该辣椒取菜名进行销售，销售价格高、销量大，侵害了其注册商标专用权，依法应当停止侵权并承担赔偿责任。

被告认为：其不存在故意侵权行为，其与某公司进行配送食材的合作，采购流程合法，采购单标识清楚，不存在直接侵权行为。某产业协会提到的菜品是一道以制作食材命名的菜品，完全没有涉及商标的使用。同时，合理使用地理标志证明商标不构成侵权行为。某地区种植的辣椒统称为该辣椒，辣椒作为蔬菜反季节种植是普遍现象，不能证明其辣椒采购时间不在某产业协会种植时间范围内就不是种植于该地区的辣椒，其取菜名的使用是正当使用，不存在侵权行为。

法院认为：本案中，因被告已经出示了完整的购买证据，且其购买价格也与原告自述的散装该辣椒的售价标准相符，再考虑现代成熟的冷库保鲜技术，以及原告除主张取证时段属于该辣椒休市期外并未出示其他用于证明被告所使用的辣椒实为假冒该辣椒的证据，故法院认为，原告尚未完成举证证明的责任，应当承担举证不能的法律后果。因此，法院对原告关于被告制作案涉菜品所用辣椒并非正品该辣椒的主张不予支持。

权利商标为该辣椒文字及图的图文商标，是地理标志证明商标。根据前述认定的事实，被告在制作菜品时使用了正品该辣椒，所用原料具有该辣椒的特定品质，被告在菜名中使用该辣椒字样仅为描述该菜品使用的特殊的原材料，虽然具有指示原材料的原产地等特定品质的作用，但是相关公众在消费该菜品时并不会因此而对该菜品与其所用原材料的原产地等特定品质产生误认。因此，在实际使用正品该辣椒作为原材料的情形下，被告以原材料命名菜品具有正当理由，考虑以原材料命名菜品也是餐饮企业惯常做法的因素，法院认定，被告在菜名中使用该辣椒的行为具有合理性，不应当承担侵权责任。综上，法院认为原告的全部诉讼请求缺乏事实基础，不予支持，判决驳回原告某产业协会的全部诉讼请求。

  二、法律规定

1、侵犯注册商标专用权的法律依据

《商标法》第五十七条　有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

2、不侵犯商标权的法律依据

（1）《商标法》第五十九条 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

（2）《商标法实施条例》第七十九条 下列情形属于商标法第六十条规定的能证明该商品是自己合法取得的情形：

（一）有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或者供货单位认可的；

（二）有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的；

（三）有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的；

（四）其他能够证明合法取得涉案商品的情形。

除此之外，国家工商行政管理局早在1999年就在《关于商标行政执法中若干问题的意见》（工商标字〔1999〕第331号）第九条规定：“下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：（一）善意地使用自己的名称或者地址；（二）善意说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。”虽然该意见已经失效，但该表述在类似案件中仍有一定参考价值，可以引用其表述作为抗辩的说理，特别需要强调的是属于“善意”。

综上，笔者认为，虽然商标侵权及其法律责任是整个商标法律制度的核心，但是这并不意味着权利人可以随意滥用权利，通过注册商标、商业维权获得高额利益，这不是商标法律制度维护的利益。商标法对注册商标的保护并不是绝对的，商标也不是语言或者图形的禁区，商标权利人并不能绝对地限制他人使用与注册商标相同或近似的文字、图形，一般而言，被控侵权人可以提出如下几种抗辩：包括描述商品或者服务的特征抗辩、说明商品或服务的用途抗辩、商标权用尽抗辩、在先使用抗辩、权利滥用抗辩及基于其他正当目的或理由的使用抗辩。

三、律师建议

某产业协会起诉餐饮企业侵害商标权纠纷远远不止北京市西城区人民法院审理的那一起，通过裁判文书网检索公开的案件已经超过300件，企查查上能够看到500多件开庭公告，但并非都如该案的结果，在不少案件中，餐饮企业还是因为一道菜名赔偿了某产业协会，总结这些案件的经验，笔者有如下建议：

1、采购合规：《商标法实施条例》第七十九条明确了能证明商品是自己合法取得的情形，这就意味着采购合规的重要性，包括采购合同、采购订单、采购发票及小票、付款凭证、银行转账记录、供货清单、货款收据、发货凭证、收货凭证、物流记录等材料，且有供货单位合法签章，同时，应当查看供货单位取得的合法授权材料并保留复印件。

2、把握类案：被诉之后自查，如果确实在采购合规角度存在较多瑕疵，最终有可能需要承担一定的赔偿责任，那么很有必要检索本区域内类案判决结果，结合判决结果与对方沟通调解金额，如果与类案结果差距较大，则可以放弃调解，做好积极应诉的准备。

3、积极应诉：经检索，某产业协会起诉的不少案件是被告缺席判决，其中赔偿经济损失与合理开支的金额在3500元到10000元不等，笔者认为如果被告能够积极应诉，则可以从原告证据中找出瑕疵，其中就包括原告的合理开支的证据，如果原告混入与案件无关的开支凭证就可以及时指出。

4、充分准备：从法院类似案件判决来看，对商业维权赔偿经济损失与合理开支的认定是结合侵权情节，包括侵害商标的声誉、侵权行为的性质、侵权行为的后果、侵权行为的期间，还有侵权人的主观过错，以及商标近似的程度、多宗维权的方式和餐饮行业的经营实际等因素酌定赔偿金额，因此，在上述这些方面需要做好充分抗辩和证据的准备，从而维护自身的合法权益。

（江苏中虑律师事务所 莫燕雯）